***
La vicenda: Supermac's (Holdings) Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Il Tribunale UE, con pronuncia 5.6.2024 (causa T-58/23), dichiarando decaduto il marchio denominativo ‘BIG MAC’ (n. 62638) per taluni prodotti e servizi, ha espresso alcuni principi con riguardo alla decadenza per non uso del segno e alla prova che deve fornire il titolare del marchio attinto da tale domanda.
Nell’aprile del 2017, Supermac’s – holding titolare di una catena di fast food irlandese – ha presentato all’EUIPO domanda di decadenza del predetto segno, chiedendone l’accertamento del non uso con riguardo a taluni prodotti di cui alle classi dell’Accordo di Nizza 29-30 e di alcuni servizi afferenti alla classe 42.
La Divisione di Annullamento, in data 11.1.2019, ha accolto la domanda, dichiarando decaduta McDonald’s, a decorrere dall’11.4.2017, per i prodotti (e servizi) oggetto di contestazione.
Avverso detta pronuncia, McDonald’s, in data 8.3.2019, ha proposto ricorso all’EUIPO che ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo valida la registrazione per i prodotti:
- “alimenti a base di carne e pollame, panini con carne, panini con pollo” (cl. 29);
- “panini commestibili, panini con carne, panini con pollo” (cl. 30);
- “servizi forniti o connessi alla gestione di ristoranti e altri esercizi di ristorazione o infrastrutture di consumo e “drive in”; preparazione di piatti da asporto” (cl. 42).
In esito al ricorso di Supermac’s, il Tribunale, con la pronuncia in commento, ha parzialmente riformato la decisione della Commissione di ricorso dichiarando il segno decaduto per quanto riguarda:
- i “panini con pollo”;
- gli “alimenti a base di pollame”;
- i “servizi forniti o connessi alla gestione di ristoranti e di altri locali di ristorazione o infrastrutture per il consumo e il “drive in”; preparazione di piatti da asporto”.
Il Tribunale, oltre ad aver chiarito che la classificazione di Nizza avviene ai soli fini amministrativi (talché l’erronea designazione, in diversa classe, non comporta la decadenza del marchio laddove lo stesso sia stato utilizzato), ha espresso taluni principi in tema di decadenza per non uso.
Decadenza del marchio per non uso: i principi chiariti dal Tribunale UE
È noto che l’art. 58, par. 1, lett. A, del Reg. UE 1001/2017 (già art. 51, par. 1, lett. A, del Reg. CE 207/2009) prevede che il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti se lo stesso “per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione”.
La pronuncia del Tribunale UE, in tal senso, ha chiarito che il segno deve essere oggetto di uso effettivo in conformità alla sua funzione essenziale (che è quella di garantire l’identità di origine dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato), con esclusione di utilizzi a carattere simbolico (aventi, cioè, il solo scopo di mantenere i diritti conferiti dal marchio).
Il Tribunale, poi, ha osservato che la valutazione dell’uso del marchio deve basarsi su fatti idonei a dimostrare l’effettività dello sfruttamento commerciale dello stesso, in particolare (e tra l’altro) con riguardo agli usi per mantenere (o creare) quote di mercato a vantaggio dei prodotti tutelati dal segno nonché alla portata e alla frequenza dell’uso del marchio.
Ai fini della relativa prova, invece, la decisione ha chiarito che l’accertamento dell’uso deve basarsi su elementi concreti (e oggettivi) dovendosi tener conto, tra l’altro, del volume commerciale e della frequenza degli atti d’uso nonché della durata del periodo durante il quale gli stessi sono stati compiuti.
La pronuncia in commento, in uno ai suoi condivisibili principi, costituisce un importante warning per i titolari dei segni. Il marchio (ben inteso, se rinnovato alle scadenze) attribuisce un monopolio sostanzialmente perpetuo, a condizione che esso sia utilizzato, pena la decadenza per la totalità (o parte) dei prodotti o servizi per i quali è registrato.
I principi sopra esposti valgono sia per il marchio dell’Unione Europea che per quello italiano per il quale, gli artt. 24, primo comma, e 26 C.p.i. riprendono la normativa europea.
Decadenza parziale del marchio rinomato? I casi e la querelle
L’utilizzo del segno è fondamentale. Il caso ‘Big Mac’ è emblematico, ma non l’unico. In passato, altri marchi anche rinomati, quali ‘Boss’ o ‘Martini’, sono stati attinti da simili domande. Per entrambi era stata invocata la decadenza parziale per non uso: i casi, sottoposti rispettivamente al Tribunale di Roma (Boss) e a quello di Torino (Martini), giunsero, però, a soluzioni opposte.
I Giudici capitolini esclusero la decadenza per non uso del segno rinomato, chiarendo, tra l’altro, che “se si ammette che il marchio possa godere di una tutela del suo carattere distintivo anche in relazione a prodotti non rientranti nella registrazione, non avrebbe senso ipotizzare una decadenza per non uso parziale e cioè per prodotti diversi”, principio questo (pur se oggetto di vivo dibattito e contrasto sia in dottrina che in giurisprudenza) ripreso da talune pronunce dei Giudici di Milano che, attesa la ‘natura’ del segno, avevano escluso l’interesse a una siffatta pronuncia (vedasi Trib. Milano 24.7.2013 e 11.3.2010).
Torino, per contro, ritenne applicabile la decadenza parziale del segno ‘Martini’ per gli apparecchi di illuminazione
